¿Puede existir infracción de marca por el uso de la forma tridimensional de una botella?
Este verano me encontraba en Arriondas escanciando una botella de sidra y me comentaron que el uso de esa botella era exclusiva de una Asociación Asturiana. No daba crédito pero mi curiosidad y mi hábito a estudiar y analizar las sentencias del Alto Tribunal Supremo me llevaron a confirmar que efectivamente el Tribunal Supremo condenó a un distribuidor de sidra a indemnizar a la parte demandante con el 1% de la cifra de negocio alcanzada por el demandado con el producto infractor durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción, a reintegrar a la demandada los gastos de investigación y a publicar una simple reseña del contenido de la sentencia en un diario de difusión nacional y todo ello, por lo que explico a continuación.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 19 de julio de 2023 falla estimar el recurso de casación interpuesto por la representación de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) en relación a la infracción cometida por un empresario que no contaba con la autorización debida para la comercialización de la sidra natural que producía empleando la botella de forma tridimensional también denominada “molde de hierro”.
La representación de la Asociación, había visto desestimada sus pretensiones en primera y segunda instancia, debiendo de interponer y tramitar el recurso de casación. En su petición inicial, tal y como aparece en la Sentencia, se pedía que se declarase la infracción de marca puesto que el demandado vendía la sidra natural que producía utilizando la “botella molde hierro”, marca notoria registrada por ASSA ante la OEPM así como un acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. Sin embargo, en ambas instancias las pretensiones fueron desestimadas debido a que se encontraba afectadas de las prohibiciones absolutas que ordenan los arts. 5.1. a), 5.1. b) y 5.1. e) LM.
No obstante, el primer motivo de casación fue por la indebida apreciación de la prohibición absoluta de la reseñada letra e) del artículo 5.1 LM. El mismo dispone que “1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (…) e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto (…)”.
Así, la Sala del Tribunal Supremo, procede estimar el motivo, incidiendo en que la parte demandada invocaba la excepción de nulidad centrándose en que existía prohibición absoluta en el sentido de que “la forma del producto es necesaria para obtener un resultado técnico”. La pregunta sería si es necesaria realmente mantener la forma tridimensional de “molde de hierro” para poder escanciar la sidra de forma adecuada y obtener el resultado técnico deseado.
En este caso, la Sala considera que no concurre la causa de nulidad, puesto que aunque las tres características resaltadas (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel) si bien no dejan de cumplir una función técnica (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada por el titular de la marca sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias.
Por otro lado, en cuanto al segundo motivo de casación, la parte demandante vuelve a formular indebida apreciación en relación con el artículo 5.1. b) LM que preceptúa que “1. (…) b) Los que carezcan de carácter distintivo (…)”. El Tribunal vuelve a estimar este motivo concluyendo que no existía ninguna de las causas de nulidad de la marca apreciadas por el juzgado, lo que permite rechazar la excepción de nulidad de la marca formulada en la contestación a la demanda. Entre sus razones expuestas, la Sala resuelve que “lo fundamental es que el signo registrado permita que el consumidor medio del producto lo distinga de las otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención,” concluyendo así que el uso tradicional de los lagareros de Asturias asociados al titular de la marca, es decir, a la ASSA, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al ver este envase puede distinguir el origen empresarial, en cuanto que se trata de sidra que proviene de lagareros asturianos.”
Todo lo anterior, permite según el Tribunal, que al existir una idéntica comercialización entre la forma tridimensional de la botella “molde de hierro”, un signo registrado por ASSA y las botellas empleadas por el demandado para comercializar sidra natural, apreciar una clara infracción de la marca condenando al empresario a lo establecido en el fallo. Sin embargo, resaltar que los motivos formulados en relación a la competencia desleal invocadas en la demanda, fueron también desestimados por el Tribunal al igual que en las instancias anteriores.
Finalizo preguntando a los lectores si opinan que la forma de la botella con la que escanciamos la sidra nos permite distinguir el origen empresarial.
Julen Urain
